Den 27 december 2008 fattades beslut om ändring i den befintliga patentlagen i Kina. Ändringarna skall huvudsakligen träda i kraft den 1 oktober 2009.
En av de kanske största förändringarna är att Kina härmed avskaffar sitt ”first filing”-krav som har varit utsatt för omvärldens kritik, skriver Karin Grauers och Malin Winbom på Advokatfirman Vinge i Shanghai.
”First filing” regeln innebär att part som önskar få patentskydd för sin uppfinning i Kina, för en uppfinning som gjorts i Kina, har en skyldighet att först söka patent i Kina. Många multinationella företag har numera sina R&D-avdelningar i Kina och regeln har kritiserats hårt både av företag och västerländska stater, eftersom man menar att den ger Kina och kinesiska företag ett försprång i den tekniska utvecklingen.
Avskaffandet av regeln innebär dock inte så stora förändringar som man först kan tro eftersom man istället för ”first filing”-regeln nu instiftar en regel som innebär att part som önskar ansöka om patent för uppfinningar som har gjorts i Kina, utanför Kina, måste underställa sin uppfinning en ”Konfidentialitetsundersökning” av den statliga kinesiska myndigheten, Patent Administration Department (PAD) under the State Council.
Många experter menar att både regeln om ”first filing” och nu regeln om genomförandet av en Konfidentiell undersökning framförallt riktar sig mot utländska företag som har sina R&D-avdelningar i Kina. Man befarar att teknik som avslöjas för kinesiska myndigheter kan läcka och att kinesiska myndigheter kan komma att fördröja patentprocessen och därmed försvåra för sökanden att få patent beviljat. Det är ännu oklart hur en Konfidentialitetsundersökning skall gå till.
Det har länge pågått en debatt avseende hur begreppet ”gjord/färdigställd i Kina” skall tolkas. De flesta experter rekommenderar en försiktig tolkning av begreppet – har någon del av uppfinningen gjorts i Kina är det risk att man måste följa reglerna. Om man inte uppfyller kravet på Konfidentialitetsundersökning riskerar man att inte få patentskydd i Kina.
En annan viktig förändring i Patentlagen är att skyddet för tidigare publicerade uppfinningar och uppfinningar som har använts utanför har Kina skärpts. Kina har inte erkänt ”prior use” som ett hinder för skydd i Kina om användandet skett utanför Kina. Många kinesiska parter har sökt, och beviljats, patent på uppfinningar som är kopior av uppfinningar från utlandet. Lagändringen innebär att om en uppfinning har publicerats i världen tidigare eller om det går att styrka att uppfinningen har använts allmänt i eller utanför Kina så ska man inte längre kunna få skydd i Kina, dvs ”prior use” utökas att omfatta även ”utlandet”.
En annan förändring är att en part numera kan samtidigt ansöka både om patent- och om ett s.k. ”utility model”-skydd för en uppfinning. Utility model-skydd är en ”light-version” av ett patent och används oftast för att patentera utvecklingar av en uppfinning. Fördelen med att söka utility model-skydd är att handläggningen är betydligt snabbare och billigare. Om man söker båda skydden samtidigt avregistreras Utility-model skyddet när patentet beviljas. Det skall noteras att utility model-skyddet har missbrukats av kopierande parter. Bl.a. har det varit populärt att lägga ut en bombmatta med utility model-ansökningar kring befintliga patent.
Ytterligare en förändring av lagen är att utländska patentansökare inte längre behöver använda sig av de patentbyråer som har godkänts av myndigheten utan kan numera använda sig av vilken patentbyrå som helst som har etablerats i enlighet med kinesisk lag.
Avslutningsvis skall det igen påpekas att dessa ändringar ännu inte har trätt i kraft och att debatt pågår . Vi kommer med största sannolikhet att få se både ytterligare förändringar och riktlinjer avseende tolkning av den ändrade lagen innan den träder i kraft. Det återstår med andra ord att se om dessa förändringar innebär ett förbättrat skydd för uppfinningar i Kina.
Av Karin Grauers och Malin Winbom
